随着修改后的《专利审查指南》在2024年1月20日生效，计算机程序产品被正式纳入可由专利保护的权利要求主题，这标志着软件专利保护的一大进步。此前，软件往往通过系统、方法或计算机存储介质等权利要求来寻求专利保护。现在，计算机程序产品成为专利保护的直接对象，更加有利于使软件创新者获得专利保护。

在此背景下，针对软件专利中商业秘密策略的适用性、软件专利出海以及商业模式保护等关键议题，路盛律师事务所从与威科先行、战略合作伙伴罗思国际联合编撰的《知识产权前沿热点实务问答手册》的“第十一章：新《专利法》背景下的软件专利保护”中精选了以下3个热门问答与您分享。

精选实务问答

Q1

【保护策略】软件更适合用商业秘密而不是专利保护吗？

软件知识产权的保护策略通常涉及商业秘密和专利两种法律工具，每种工具都有其独特的优势和局限性。选择适当的保护方式需考虑软件的特性、企业的商业策略、竞争环境及预期的保护效果。

商业秘密提供了一种无需官方审查即可获得保护的知识产权，其内容覆盖不为公众所知的商业和技术信息。技术秘密属于商业秘密的一种。商业秘密的保护关键在于采取合理的保密措施，防止信息泄露。商业秘密的优势在于无固定保护期限，只要秘密不被公开，保护即持续存在。然而，商业秘密的保护存在局限性。例如，它不能阻止独立发现或自行研发相同技术的竞争者，也不能防止通过合法的反向工程获得秘密的技术信息。《反不正当竞争法》规定，反向工程是指通过技术手段对公开渠道取得的产品进行拆卸、测绘、分析等而获得技术信息，但非法获取技术秘密的行为不构成反向工程。

与商业秘密不同，专利保护为软件技术方案提供了一种官方认定的排他性权利。专利的获得需要通过申请、审查和公告程序，要求技术方案具备新颖性、创造性和实用性。对于同样的发明创造，专利将授予先提出专利申请的人。专利的核心优势在于提供明确的保护范围和法律排他权，有助于通过许可等方式向他人分享技术而不会丧失相应的知识产权。专利保护的期限通常为申请日起20年。专利侵权的判定通常涉及权利要求保护范围与侵权产品或方法特征的比对，适用全面覆盖原则和等同原则。

在某些情况下，软件可能更适合通过商业秘密来保护。例如，如果软件包含的算法或技术难以通过反向工程发现，或企业拥有完善的商业秘密管理制度及配套的法律安排和技术工具，核心研发人员的流动不会带来技术秘密的流失，商业秘密可能是更合适的选择。另外如果寻求超过20年的保护，商业秘密可能更符合企业的需求。

然而，对于容易通过反向工程发现的软件技术，或软件开发人员流动频繁，难以证明商业秘密或技术秘密所有权的场景，专利保护可能是更佳的选择。专利可以为企业提供明确的知识产权所有权证明，即使在研发人员发生流动的情况下，也不会导致知识产权的流失，并在侵权发生时提供法律追索权。

在浙江吉某控股集团有限公司与威某汽车科技集团有限公司之间的侵害技术秘密纠纷一案^[1]中，最高人民法院作出的判决书揭示了技术秘密与专利保护的重要性。浙江吉某控股集团有限公司主张威某汽车科技集团有限公司非法获取并使用了其技术秘密，涉及40名员工跳槽并基于技术秘密申请了12件专利。最高人民法院最终判决威某汽车科技集团有限公司赔偿约6.4亿元人民币，并要求其采取明确的停止侵害措施。此案不仅凸显了技术秘密保护的价值，也表明了专利保护在防止知识产权流失方面的关键作用，尤其是在员工跳槽等情形下。

综上所述，软件更适合用商业秘密还是专利保护，并没有统一的答案。企业需要根据自身的具体情况和战略目标来决定。商业秘密和专利是重叠与互补的关系。在实践中，很多企业会采取“立体保护”的策略，即同时利用商业秘密和专利来保护其软件产品，以充分利用两种保护方式的优势。例如，企业可能会将软件的核心算法作为商业秘密保护，同时将软件的关键流程、模块、接口和用户界面分别申请专利保护。通过这种方式，企业可以在保护其技术秘密的同时，也确保了对软件各方面的专有排他权。

引用注释：[1]（2023）最高法知民终1590号

Q2

【保护策略】软件专利出海需要有哪些考虑？

在全球化的商业环境中，软件专利的国际保护变得日益重要。软件企业在考虑其专利“出海”策略时，应当细致考量多个关键因素，以确保其知识产权在全球范围内得到有效保护。以下是软件专利在国际保护中需要考虑的几个核心要素：

1. 适格性

适格性是专利保护的首要条件。在中国，对于涉及计算机程序的发明，如果其能够解决技术问题并产生技术效果，则通常认为具有适格性。然而，在如美国这样的司法管辖区，根据美国专利法第101条，专利方案被认定为抽象概念的情况下可能会面临更多的挑战。因此，软件专利的权利要求必须精心设计，以确保其在目标国家的适格性。

2. 语言的准确性

专利申请文件的语言准确性对于确保专利保护范围的清晰和有效至关重要。在美国，根据美国专利法第112条，对说明书的充分公开及权利要求的明确性有严格的要求。而在欧洲，对于清楚的专利审查更为严格。在基于中国优先权的海外申请中，常常有数量限定、术语引用关系等中文表达问题，导致海外申请出现不清楚的问题，甚至影响权利要求保护范围。因此，软件专利的国际申请需要确保其说明书和权利要求书的语言精确无误，以满足不同司法管辖区的要求。

3. 审查规则

 不同国家和地区的专利审查规则存在差异，这直接影响了软件专利的撰写和申请策略。例如，中国《专利审查指南》明确支持虚拟装置的权利要求，但这样的虚拟装置权利要求按照美国的审查规则，会被认定为功能性限定装置（Means Plus Function），可能造成审查过程中说明书缺乏支持、后续维权时保护范围狭窄等问题。因此，企业在进行海外专利申请时，需要根据目标国家的审查规则调整其专利申请文件，以提高专利授权的可能性。

在实际操作中，软件企业在进行海外专利申请时，应考虑以下策略：

• 海外软件专利的撰写方案：企业应根据不同国家的专利法规和审查实践，制定相应的专利撰写方案。这可能包括对权利要求的重新构建，以及对说明书内容的调整，以确保其符合目标国家的专利法要求。

• 中式撰写：在中国，专利申请文件的撰写更侧重于软件发明技术方案的实际应用。企业在准备专利申请文件时，应确保其充分描述了发明的技术特征和实际应用场景。

• 美式撰写：在美国，专利申请文件的撰写需要特别注意软件发明各方面的具体实施方式的描述，避免落入抽象概念以及说明书公开不充分的问题。此外，权利要求书的撰写应清晰界定发明的保护范围，以避免101条款的适格性问题。

• 欧式撰写：在欧洲，专利申请文件的撰写要求更为严格。企业需要确保其说明书提供了足够的细节，以证明发明的可实施性，并满足欧洲专利局的审查标准。

总之，软件企业在进行海外专利申请时，必须综合考虑目标国家的适格性要求、语言准确性和审查规则，以确保其专利在全球范围内得到有效的保护。通过精心设计专利申请策略和文件，企业可以提高其软件专利在国际市场上的竞争力和保护力度。

Q3

【保护策略】怎样通过软件专利来保护商业模式？

保护商业模式的创新是现代商业环境中一个重要的法律议题，尤其是在软件和互联网技术快速发展的背景下。根据《专利审查指南》和相关的案例，以下是通过软件专利来保护商业模式的几个关键点：

1. 寻找技术锚点：商业模式本身通常被视为一种纯粹的商业方法，而专利法保护的是技术方案。因此，将商业模式与技术特征结合起来是获得专利保护的关键。例如，如果一个商业模式中商业规则和方法的实施利用了计算机程序涉及到技术性的调整或改进，则可以将相关的技术手段作为专利申请中的技术特征。

2. 包含算法特征：在包含算法特征和商业规则/方法特征的专利申请中，应详细描述算法特征和商业规则/方法特征如何与技术特征相结合，解决了哪些技术问题，并产生了哪些技术效果。另外要考虑软件专利申请技术方案的区别特征不能仅仅是算法特征或者商业规则/方法特征，在这样的情况下该专利申请可能被认为没有对现有技术作出技术贡献而缺乏创造性。

3. 结合具体技术领域：商业模式的专利申请应展示其在特定技术领域的应用，如人工智能、大数据、区块链等。这些领域的技术特性可以为商业模式提供专利保护的可能性。

4. 充分公开：在专利说明书中，需要详细描述商业模式的技术实现方式，包括系统架构、工作流程、数据处理方法等，以满足充分公开的要求。

5. 权利要求的撰写：权利要求应当精确地界定保护范围，既包含商业规则和方法，也要涵盖实现这些规则和方法的技术特征。权利要求应该清晰地表达技术特征与商业方法的相互作用。

6. 非必要技术特征：在某些情况下，即使某些技术特征对于实现商业模式不是必不可少的，但只要它们与商业模式的实现紧密结合，并解决了特定的技术问题，也可以被纳入专利保护的范围。

7. 应对审查意见：在专利审查过程中，可能会遇到关于专利申请是否符合专利法要求的质疑。这时，专利申请人需要准备充分的论据和证据，来证明其商业模式的技术特征，以及这些特征如何满足专利法的要求。

以扫码支付为例，过将二维码与支付相结合，在商业上实现了一种新型的支付方式。虽然扫码支付本身不能直接构成技术方案，但其背后的系统和方法，如多字段二维码的采集和分析，以及与交易处理、用户账户安全相关的技术，都可以成为专利保护的对象。

综上，要通过软件专利保护商业模式，关键在于识别和强调实现商业模式中的技术特征，以及这些特征如何与商业方法相结合，解决了技术问题，并产生了技术效果。这需要在专利申请文件中进行精准和详细的描述，并在专利审查过程中进行有效的辩护。通过这种方式，即使是商业模式的创新也可以获得专利法的保护。

其它本章节涵盖的精彩问答：

• 【保护客体】什么样的软件可以获得专利保护？

• 【授权条件】软件专利获得授权需要满足哪些条件？

• 【专利撰写】软件专利的撰写需要注意什么？

• 【保护策略】对一个软件，申请多少件专利合适？

• 【图形用户界面】怎样用专利保护软件图形用户界面？

• 【专利维权】软件专利侵权取证有困难，还值得申请吗？

• 【侵权风险】怎样避免自身的软件产品侵犯他人专利权？

本章作者

李宓 专利业务负责人

路盛律师事务所 北京  

邮箱：mli@lushenglawyers.com

李海 专利代理师

路盛律师事务所 上海

邮箱：jli2@lushenglawyers.com

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*本资料仅向企业人员发送，感谢理解

关于报告：

《知识产权前沿热点实务问答手册》由威科先行、路盛律师事务所及其战略合作伙伴罗思国际共同精心撰写而成，并于2024年11月正式线上发布。手册由30余名资深知识产权专家编撰而成，精选108个知识产权问题，分为11大章节，汇聚10万字的详尽分析，聚焦于当前业界最为关注的前沿问题，全面覆盖了专利、商标、版权、商业秘密、互联网不正当竞争、知识产权出资以及知识产权惩罚性赔偿等关键领域，以“一问一答”的形式提炼知识产权从业者关注的热点议题，为读者提供最新的法律解读、案例分析和实务操作指导。

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